商标的基本功能是区分商品或服务的来源，判断消费者是否因为商标的相似性对商品或服务的来源发生混淆误认成为认定商标侵权的基本要求。商标使用侵权行为认定的权利基础为《商标法》第57条第（一）（二）项，认定商标使用侵权行为通常需要满足四个要件：（1）对权利标识进行商标性使用；（2）被诉侵权标识与权利标识构成相同或近似；（3）被诉侵权标识核定使用的商品或服务类别与权利标识核定使用的商品或服务类别构成类似；（4）被诉侵权标识的使用行为容易导致消费者混淆。商标使用侵权行为中“混淆误认”要件为商标权利人需要充分举证证明的要件之一。

 

 

 

但是混淆可能性的判断受多方面因素的综合影响，消费者在识别商品或服务来源时，除了商标、商品的包装装潢、名称等指示性标识以外，商品或服务类别是否相同，商品或服务本身的价格区间、销售地点、销售地域、包装质感、购物体验等等均是影响消费者认定商品或服务来源的因素。这些因素也是法官综合判断是否构成混淆时的考量因素。

 

 

 

因此，在商标构成近似的前提下，因为其他因素的影响致使消费者有可能不会对商品或服务的来源产生混淆误认，这种情况下如果权利方希望主张商标侵权行为的成立，还能否以《商标法》第57条第（二）项作为权利基础，又或者能否从其他角度找到案件的突破口？笔者通过检索相关判例，对此问题整理如下。

 

 

 

01

 

通过认定商品或服务提供主体构成关联关系混淆，进而认定商标侵权行为成立

 

 

 

商标侵权判定中混淆要件不仅仅指消费者对类似商品或服务的来源产生混淆误认，也包括消费者对商品或服务提供主体之间存在关联关系而发生混淆。关联关系混淆指的是，消费者通过商标或其他指示性标识，对被诉侵权商品的直接生产商不会产生错误的认识，但因为对生产商之间商业上或存在投资、许可、参股等关联关系的误认，使得消费者对被诉侵权产品的品质产生错误的联想，进而损害商标权人的利益。

 

 

 

相关判例

 

 

 

 

 

利惠公司、上海杰仕图品牌管理有限公司侵害商标权纠纷[1]，山东省高院认为：经过比对，被控侵权标识与涉案商标构成相同和近似，考虑到涉案商标经过利惠公司的宣传使用具有了较高的知名度，承载了利惠公司产品的商誉和美誉度，杰仕图公司在与涉案商标核准注册类别相同的牛仔裤商品上使用相同或近似的标识，具有攀附涉案商标商誉和美誉度的故意，也容易造成相关公众的混淆误认。

 

 

 

虽然杰仕图公司主张其商品均经过专卖店或专柜销售，不会造成混淆误认，但混淆误认不仅是将商品或服务混淆，还包括将提供商品或服务的主体产生混淆或误认为存在关联关系，即使如杰仕图公司主张其系通过专卖店或专柜销售被控侵权商品，但在涉案商标具有较高知名度和显著性的情况下，杰仕图公司通过专卖店或专柜销售带有与涉案商标相同或近似的标识的牛仔裤的行为，易使相关公众误认为杰仕图公司与利惠公司存在一定的关联关系。

 

 

 

同时，第2023725号商标在中国已经注册长达15年，而涉案商标至少于2008年就开始使用并进行宣传，具有了较高的商业价值，如果放任与涉案商标相同或近似的图形使用于后兜装饰，显然会逐渐淡化涉案商标的显著性，进而丧失其作为注册商标的识别功能和市场价值，故对该类行为应予以制止。

 

 

 

02

 

未发生混淆误认，适用兜底条款，认定商标侵权行为成立

 

 

 

《商标法》第57条详细列举了商标侵权行为，其中第（一）项规制相同商品上未经许可使用相同商标的侵权行为；第（二）项规制在相同商品上未经许可使用相似商标的侵权行为；第（三）项规制销售侵权行为；第（四）项规制伪造、制造、销售所涉及的侵权行为；第（五）项规制商标反向假冒行为；第（六）项规制帮助侵权行为；第（七）项则为本节所述之兜底条款，规制给商标造成其他损害的行为。

 

 

 

相关判例

 

 

 

 

 

1368宜宾五粮液股份有限公司与绵竹丰淳酒业有限责任公司、金湖惠多超市有限公司侵害商标权纠纷[2]江苏省高级人民法院认为：至于丰淳酒业所述的“五粮酒”“五粮液”在文字排列方式、字体、颜色方面的不同，均不影响对两者构成近似的认定。同时鉴于“五粮液”注册商标在白酒商品上众所周知的驰名度，丰淳酒业在相同商品上使用“五粮酒”字样的行为，既不当攀附“五粮液”驰名商标的现有市场商誉，又淡化、减弱“五粮液”驰名商标的固有显著性，损害了“五粮液”驰名商标注册人的利益，构成商标侵权。

 

 

 

其次，丰淳酒业主张被控侵权商品已在“五粮酒”字样上方标注“丰淳”商标以区分商品来源，被控侵权商品的包装与“五粮液”酒的包装不同且已明确标注了自己的企业名称及地址，故相关公众可以区分两种产品。对此本院认为，本案被指控及需要判断的侵权行为系在白酒商品上使用“五粮酒”字样的行为，与该白酒商品上是否标注其他商标、企业名称及地址无关。此外如前所述，商标侵权行为并不仅限于近似且造成混淆的情形，还包括给他人注册商标专用权造成其他损害的，而本案即属于后者。

 

 

 

03

 

注册商标显著性淡化，适用兜底条款，认定商标侵权行为成立

 

 

 

我国《商标法》第49条第2款规定了注册商标成为通用名称后任何单位和个人都可以申请撤销该注册商标的权利。如果因他人对权利人注册商标的不当使用，即使不会造成消费者的混淆误认，从保护商标权利人的角度而言，也可以为防止注册商标沦为通用名称而丧失显著性的角度及时维权。同时，《商标法》侵权行为的兜底条款为商标权人提供主张权利的依据。

 

 

 

相关判例

 

 

 

3725耐落螺丝（昆山）有限公司与苏州市强达紧固件有限公司侵害商标权纠纷[3]江苏省苏州市中级人民法院认为：强达公司的使用行为，虽不能认定为指示商品来源的使用，但此种将“耐落”作为描述防松螺丝及其类似商品的功能、特性或原料的使用方式，如果任其发展、泛化，将不断的削弱“耐落”作为一个商标、品牌与耐落公司商品之间的对应关系，不断弱化“耐落”作为注册商标的显著性。此类行为继续任由发展，“耐落”相关注册商标终将彻底退化为一种通用名称，进而丧失其作为注册商标的基本功能和市场价值。“耐落”作为一个非固有词汇，1993年即已经被台湾耐落公司申请注册为商标，强达公司在商业活动中进行使用时，即使不作为商标使用也应当负有合理避让义务。因此，对于强达公司的此类不具正当性的描述性使用行为应当及时予以制止。商标法第五十七条第七款规定了“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”的侵权行为。本案行为客观上将对涉案两个注册商标的显著性造成损害，导致其商标基本功能的退化，进而对该两个注册商标的市场价值构成实质性的损害，符合商标法第五十七条第七款规定的适用条件。

 

 

 

04

 

驰名商标显著性淡化、削弱驰名商标知名度，适用驰名商标司法解释，认定商标侵权行为成立

 

 

 

《商标法》第 13 条第3款规定注册驰名商标跨类保护的要件是“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”，该表述不同于《商标法》第 13 条第2款中未注册驰名商标在相同或类似商品上“容易导致混淆”的明确“混淆要件”之表述。同时，《驰名商标保护》司法解释第9条第2款明确引入商标淡化理论，规定减弱商标显著性属于商标侵权行为。因此，未经许可擅自使用注册驰名商标行为，存在绕开混淆误认要件进而认定构成商标侵权的空间。

 

 

 

相关判例

 

 

 

 

 

北京市高级人民法院(2020)京民终662号民事判决书：二、关于争议焦点二，本案中，鉴于怀来利世鸿亚公司、怀来利世鸿亚北京分公司、北京利世鸿亚置业公司在二审中对于一审法院认定的其突出使用“CHATEAU LAFITE”“LAFITE”“拉斐”标识构成侵犯拉菲酒庄驰名商标的行为不持异议，本院经审查予以确认。...本院亦将结合驰名商标司法解释第九条第二款之规定，对被诉标识“拉斐水岸”的使用是否侵犯拉菲酒庄的驰名商标专用权作出以下分析：（二）“拉斐水岸”标识的使用是否导致拉菲酒庄驰名商标显著性的减弱。

 

 

 

所谓减弱驰名商标的显著性是指，减弱驰名商标与其所有人在特定商品上形成的唯一或稳定对应关系。驰名商标的价值来源于上述显著性，因此，驰名商标制度旨在保护此种对应关系免遭破坏。减弱驰名商标与特定商品的对应关系以及减弱驰名商标与其所有人的对应关系均属于上述减弱驰名商标显著性的类型。如果被诉标识使用的商品并非其赖以驰名的商品，相关公众错误地认为来源于驰名商标所有人，则驰名商标与其赖以驰名商品的对应关系遭到破坏，驰名商标的显著性被减弱。如果被诉标识使用的商品并非其赖以驰名的商品，相关公众虽然认为驰名商标所有人不会提供该商品，亦不会对商品的来源产生混淆误认，但看到被诉标识却会在相当程度上联想到驰名商标的所有人，则驰名商标和所有人之间对应关系产生破坏，驰名商标的显著性被减弱。