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专利侵权判断中“为生产经营目的”的认定——最高法院知产案件2020年度报告中的专利民
2023-10-08 23:49:53   来源:璞琳说法   
专利侵权判断中“为生产经营目的”的认定——最高法院知产案件2020年度报告中的专利民事案件(一)

1.“禁诉令”性质的行为保全考量因素

  在上诉人康文森无线许可有限公司与被上诉人华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷案(以下简称康文森华为标准必要专利许可纠纷案)【(2019)最高法知民终732733734号之一】中,最高人民法院指出,对于禁止申请执行域外法院裁决的行为保全申请,人民法院应当综合考虑以下因素作出判断:被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的审理和执行是否会产生实质影响;采取行为保全措施是否确属必要;不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害;采取行为保全措施是否损害公共利益;采取行为保全措施是否符合国际礼让原则;其他应予考虑的因素。关于被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的审理和执行是否会产生实质影响,可以考虑中外诉讼的当事人是否基本相同、审理对象是否存在重叠、被申请人的域外诉讼行为效果是否对中国诉讼造成干扰等。关于采取行为保全措施是否确属必要,应着重审查不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害;该损害既包括有形的物质损害,又包括商业机会、市场利益等无形损害;既包括经济利益损害,又包括诉讼利益损害;既包括在华利益损害,又包括域外利益损害。关于国际礼让原则,可以考虑案件受理时间先后、案件管辖适当与否、对域外法院审理和裁判的影响适度与否等。

2.“禁诉令”性质的行为保全中“按日计罚”措施适用

  在前述康文森华为标准必要专利许可纠纷案中,最高人民法院指出,禁止被申请人为一定行为的行为保全措施具有特殊性,如果被申请人拒不遵守行为保全裁定所确定的不作为义务,违法实施了改变原有状态的行为,则其故意违法行为构成对行为保全裁定的持续性违反和对原有状态的持续性改变应视为其每日均实施了违法行为,可以视情处以每日罚款并按日累计

3.功能性特征除外情形的认定

  在再审申请人SMC株式会社与被申请人乐清市博日气动器材有限公司、上海宇耀五金模具有限公司等侵害发明专利权纠纷案【(2019)最高法民申5477号】中,最高人民法院指出,基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力,如果实现争议技术特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识,应认定该争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形,不属于功能性特征

4.认定功能性特征需考虑与其他技术特征之间的适配关系

  在再审申请人浙江波速尔运动器械有限公司与被申请人杭州骑客智能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案(以下简称“新型电动平衡车”实用新型专利侵权案)【(2018)最高法民申2345号】中,最高人民法院指出,对功能性特征的认定,应考虑该特征与权利要求中其他技术特征之间的适配关系,以及因此而对实现权利要求限定的功能和效果的具体实施方式的影响。

5.专利申请是否享有优先权的认定

  在前述“新型电动平衡车”实用新型专利侵权案中,最高人民法院指出,在判断专利申请能否享有优先权时,比较的对象主张享有优先权的权利要求和在先专利申请所公开的整体技术内容,既包括在先专利申请的权利要求,也包括在先专利申请的说明书以及附图。在比较方式上,并不要求二者文字表述完全一致,而是要考察在后申请的权利要求所限定的技术方案是否能从在先专利申请公开的整体技术内容中直接、毫无疑义地得出。在后申请的权利要求没有增加在先专利申请所无法涵盖的技术内容的,则可以享有优先权。

6.从属权利要求的技术特征不应用于限缩独立权利要求的保护范围

  在再审申请人东莞市景瑜实业有限公司与被申请人东莞市怡丰锁业有限公司侵害发明专利权纠纷案【(2020)最高法民申4059号】中,最高人民法院指出,独立权利要求的保护范围应以其记载的技术特征为准,在解释独立权利要求时不应引入从属权利要求记载的技术特征,从而不合理地限缩独立权利要求的保护范围。

7.特意排除规则对等同原则适用的限制

  在上诉人深圳市鑫华隆科技有限公司与被上诉人邓育智侵害实用新型专利权纠纷案【(2020)最高法知民终1310号】中,最高人民法院指出,本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书后,认为专利申请人或者专利权人在权利要求中特意强调某一特征的用语含义而有意排除特定技术方案的不应再通过适用等同原则将被排除的技术方案纳入专利权保护范围

8.国际申请文本可以用于解释权利要求

  在再审申请人中国船舶重工集团公司第七一一研究所、上海齐耀热能工程有限公司与被申请人阿尔法拉瓦尔股份有限公司,一审被告上海齐达重型装备有限公司侵害发明专利权纠纷案(以下简称“热交换板”专利侵权纠纷案)【(2020)最高法民申969号】中,最高人民法院指出,对于基于国际申请授予的专利权,其原始国际申请以及相应的申请文本具有法律效力。并且,国际申请文本也是专利审查档案的重要组成部分。当事人对权利要求中特定技术内容的解释存在争议时,人民法院可以依法参考国际申请文件中相应部分的原文,解释权利要求的内容

9.捐献原则的适用

  在前述“热交换板”专利侵权纠纷案中,最高人民法院指出,适用侵犯专利权纠纷案件司法解释第五条规定的捐献原则,应当注意以下两个方面的问题:首先,认定权利要求中是否记载特定技术方案,应当考虑权利要求书的整体情况。如果权利人仅依据权利要求书中的部分权利要求主张侵权,即使该部分权利要求中未记载,但在其他相关权利要求中已明确记载的技术方案,即表明权利人在撰写权利要求书时有意将该技术方案纳入专利保护范围,不属于仅在说明书中记载,但在权利要求书中弃之不顾予以“捐献”的情形。其次,本条规定的在权利要求中“未记载的技术方案”,是指未能将该技术方案纳入权利要求所限定的保护范围,并不要求权利要求中的相关表述与该技术方案对应一致。权利人通过上位概括等方式纳入权利要求保护范围的特定技术方案,不属于“未记载的技术方案”

10.从属权利要求的认定

  在前述“热交换板”专利侵权纠纷案中,最高人民法院指出,对于特定权利要求及其引用的独立权利要求,应当根据两项权利要求所限定的保护范围是否属于“进一步限定”,即二者的保护范围是否具有覆盖和被覆盖关系来具体判断该特定权利要求是否属于从属权利要求不能仅仅基于撰写形式上的引用和被引用,即认定独立权利要求的保护范围当然地覆盖对其进行引用的特定权利要求,并据此进行权利要求解释。

11.专利侵权判断中“为生产经营目的”的认定

  在上诉人焦蕊丽与被上诉人中国农业科学院饲料研究所、北京市大兴区农业农村局侵害发明专利权纠纷案【(2020)最高法知民终831号】中,最高人民法院指出,专利法第十一条第一款所称“为生产经营目的”既不能简单等同于从事营利性活动,也不能仅仅根据专利实施主体的机构性质认定而应着眼于专利实施行为本身,考虑该行为是否属于市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素综合判断。政府机关、事业单位、公益机构等主要从事公共管理、社会服务、公益事业活动的主体实施专利、参与市场活动、可能损害专利权人市场利益的,可以认定其行为构成“为生产经营目的”

12.专利共同实施者的认定

  在上诉人青海绿大生态治沙有限公司、青海乌兰盛隆农林有限公司与被上诉人青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县林业和草原局等侵害发明专利权纠纷案【(2020)最高法知民终212号】和上诉人东莞市鸿鼎家居有限公司与被上诉人东莞市康胜家具有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案【(2019)最高法知民终181号】中,最高人民法院指出,招投标关系中指定技术方案的招标方、加工承揽关系中提供技术方案的定作人实质上决定了专利技术方案的实施其与中标方、承揽人等直接实施专利的主体构成专利共同实施者

13.方法专利侵权诉讼中的举证责任分配

  在再审申请人李阳与被申请人唐山宝翔化工产品有限公司侵害发明专利权纠纷案【(2020)最高法民再183号】中,最高人民法院指出,使用专利方法获得的产品不属于新产品,专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,但根据案件具体情况,结合已知事实以及日常生活经验,能够认定同样产品使用专利方法制造的可能性很大可以不再要求专利权人提供进一步的证据,而应由被诉侵权人就其制造方法不同于专利方法举证

专利侵权判断中“为生产经营目的”的认定——最高法院知产案件2020年度报告中的专利民事案件(一)

1.“禁诉令”性质的行为保全考量因素

  在上诉人康文森无线许可有限公司与被上诉人华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷案(以下简称康文森华为标准必要专利许可纠纷案)【(2019)最高法知民终732733734号之一】中,最高人民法院指出,对于禁止申请执行域外法院裁决的行为保全申请,人民法院应当综合考虑以下因素作出判断:被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的审理和执行是否会产生实质影响;采取行为保全措施是否确属必要;不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害;采取行为保全措施是否损害公共利益;采取行为保全措施是否符合国际礼让原则;其他应予考虑的因素。关于被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的审理和执行是否会产生实质影响,可以考虑中外诉讼的当事人是否基本相同、审理对象是否存在重叠、被申请人的域外诉讼行为效果是否对中国诉讼造成干扰等。关于采取行为保全措施是否确属必要,应着重审查不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害;该损害既包括有形的物质损害,又包括商业机会、市场利益等无形损害;既包括经济利益损害,又包括诉讼利益损害;既包括在华利益损害,又包括域外利益损害。关于国际礼让原则,可以考虑案件受理时间先后、案件管辖适当与否、对域外法院审理和裁判的影响适度与否等。

2.“禁诉令”性质的行为保全中“按日计罚”措施适用

  在前述康文森华为标准必要专利许可纠纷案中,最高人民法院指出,禁止被申请人为一定行为的行为保全措施具有特殊性,如果被申请人拒不遵守行为保全裁定所确定的不作为义务,违法实施了改变原有状态的行为,则其故意违法行为构成对行为保全裁定的持续性违反和对原有状态的持续性改变应视为其每日均实施了违法行为,可以视情处以每日罚款并按日累计

3.功能性特征除外情形的认定

  在再审申请人SMC株式会社与被申请人乐清市博日气动器材有限公司、上海宇耀五金模具有限公司等侵害发明专利权纠纷案【(2019)最高法民申5477号】中,最高人民法院指出,基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力,如果实现争议技术特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识,应认定该争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形,不属于功能性特征

4.认定功能性特征需考虑与其他技术特征之间的适配关系

  在再审申请人浙江波速尔运动器械有限公司与被申请人杭州骑客智能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案(以下简称“新型电动平衡车”实用新型专利侵权案)【(2018)最高法民申2345号】中,最高人民法院指出,对功能性特征的认定,应考虑该特征与权利要求中其他技术特征之间的适配关系,以及因此而对实现权利要求限定的功能和效果的具体实施方式的影响。

5.专利申请是否享有优先权的认定

  在前述“新型电动平衡车”实用新型专利侵权案中,最高人民法院指出,在判断专利申请能否享有优先权时,比较的对象主张享有优先权的权利要求和在先专利申请所公开的整体技术内容,既包括在先专利申请的权利要求,也包括在先专利申请的说明书以及附图。在比较方式上,并不要求二者文字表述完全一致,而是要考察在后申请的权利要求所限定的技术方案是否能从在先专利申请公开的整体技术内容中直接、毫无疑义地得出。在后申请的权利要求没有增加在先专利申请所无法涵盖的技术内容的,则可以享有优先权。

6.从属权利要求的技术特征不应用于限缩独立权利要求的保护范围

  在再审申请人东莞市景瑜实业有限公司与被申请人东莞市怡丰锁业有限公司侵害发明专利权纠纷案【(2020)最高法民申4059号】中,最高人民法院指出,独立权利要求的保护范围应以其记载的技术特征为准,在解释独立权利要求时不应引入从属权利要求记载的技术特征,从而不合理地限缩独立权利要求的保护范围。

7.特意排除规则对等同原则适用的限制

  在上诉人深圳市鑫华隆科技有限公司与被上诉人邓育智侵害实用新型专利权纠纷案【(2020)最高法知民终1310号】中,最高人民法院指出,本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书后,认为专利申请人或者专利权人在权利要求中特意强调某一特征的用语含义而有意排除特定技术方案的不应再通过适用等同原则将被排除的技术方案纳入专利权保护范围

8.国际申请文本可以用于解释权利要求

  在再审申请人中国船舶重工集团公司第七一一研究所、上海齐耀热能工程有限公司与被申请人阿尔法拉瓦尔股份有限公司,一审被告上海齐达重型装备有限公司侵害发明专利权纠纷案(以下简称“热交换板”专利侵权纠纷案)【(2020)最高法民申969号】中,最高人民法院指出,对于基于国际申请授予的专利权,其原始国际申请以及相应的申请文本具有法律效力。并且,国际申请文本也是专利审查档案的重要组成部分。当事人对权利要求中特定技术内容的解释存在争议时,人民法院可以依法参考国际申请文件中相应部分的原文,解释权利要求的内容

9.捐献原则的适用

  在前述“热交换板”专利侵权纠纷案中,最高人民法院指出,适用侵犯专利权纠纷案件司法解释第五条规定的捐献原则,应当注意以下两个方面的问题:首先,认定权利要求中是否记载特定技术方案,应当考虑权利要求书的整体情况。如果权利人仅依据权利要求书中的部分权利要求主张侵权,即使该部分权利要求中未记载,但在其他相关权利要求中已明确记载的技术方案,即表明权利人在撰写权利要求书时有意将该技术方案纳入专利保护范围,不属于仅在说明书中记载,但在权利要求书中弃之不顾予以“捐献”的情形。其次,本条规定的在权利要求中“未记载的技术方案”,是指未能将该技术方案纳入权利要求所限定的保护范围,并不要求权利要求中的相关表述与该技术方案对应一致。权利人通过上位概括等方式纳入权利要求保护范围的特定技术方案,不属于“未记载的技术方案”

10.从属权利要求的认定

  在前述“热交换板”专利侵权纠纷案中,最高人民法院指出,对于特定权利要求及其引用的独立权利要求,应当根据两项权利要求所限定的保护范围是否属于“进一步限定”,即二者的保护范围是否具有覆盖和被覆盖关系来具体判断该特定权利要求是否属于从属权利要求不能仅仅基于撰写形式上的引用和被引用,即认定独立权利要求的保护范围当然地覆盖对其进行引用的特定权利要求,并据此进行权利要求解释。

11.专利侵权判断中“为生产经营目的”的认定

  在上诉人焦蕊丽与被上诉人中国农业科学院饲料研究所、北京市大兴区农业农村局侵害发明专利权纠纷案【(2020)最高法知民终831号】中,最高人民法院指出,专利法第十一条第一款所称“为生产经营目的”既不能简单等同于从事营利性活动,也不能仅仅根据专利实施主体的机构性质认定而应着眼于专利实施行为本身,考虑该行为是否属于市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素综合判断。政府机关、事业单位、公益机构等主要从事公共管理、社会服务、公益事业活动的主体实施专利、参与市场活动、可能损害专利权人市场利益的,可以认定其行为构成“为生产经营目的”

12.专利共同实施者的认定

  在上诉人青海绿大生态治沙有限公司、青海乌兰盛隆农林有限公司与被上诉人青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县林业和草原局等侵害发明专利权纠纷案【(2020)最高法知民终212号】和上诉人东莞市鸿鼎家居有限公司与被上诉人东莞市康胜家具有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案【(2019)最高法知民终181号】中,最高人民法院指出,招投标关系中指定技术方案的招标方、加工承揽关系中提供技术方案的定作人实质上决定了专利技术方案的实施其与中标方、承揽人等直接实施专利的主体构成专利共同实施者

13.方法专利侵权诉讼中的举证责任分配

  在再审申请人李阳与被申请人唐山宝翔化工产品有限公司侵害发明专利权纠纷案【(2020)最高法民再183号】中,最高人民法院指出,使用专利方法获得的产品不属于新产品,专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,但根据案件具体情况,结合已知事实以及日常生活经验,能够认定同样产品使用专利方法制造的可能性很大可以不再要求专利权人提供进一步的证据,而应由被诉侵权人就其制造方法不同于专利方法举证